Testa Rossa: BPatG weist erneut Ferraris Antrag wegen bösgläubiger Markenanmeldung zurück (30 W (pat) 48/21)

Worum es geht

Ferrari hat die Bezeichnung „Testa Rossa“ in den 1950er Jahren für einen Rennwagen verwendet und von 1984 bis 1991 das Serienmodell „Testarossa“ gebaut. Der Markeninhaber ist Vorstand eines Unternehmens, das Spielzeugautos und Rennbahnen vertreibt. Er streitet seit Jahrzehnten, teils gemeinsam mit dem Verband der Spielwarenindustrie, mit Autoherstellern darüber, ob für Modellautos Markenlizenzen gezahlt werden müssen. Gegen mehrere „Testarossa“-Marken von Ferrari hat er Verfallsanträge gestellt, teils mit Erfolg: Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat zwei Marken für weite Teile gelöscht, sie aber für „Automobile und Teile davon“ aufrechterhalten. Auch vor dem EuG und dem EUIPO wurde über eine Testarossa-Marke von Ferrari gestritten.

Im August 2017 meldete der Unternehmer die Wortmarke „Testa Rossa“ (DE 30 2017 108 126) beim Deutschen Patent- und Markenamt an. Das Verzeichnis umfasst eine breite Palette von Alltagswaren, darunter Reinigungs- und Pflegemittel, Schmuck und Uhren, Papier- und Schreibwaren, Taschen, Küchenartikel und Bekleidung. Ende 2019 beantragte Ferrari, die Marke wegen bösgläubiger Anmeldung für nichtig zu erklären (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG). Die Markenabteilung des DPMA wies den Antrag 2021 zurück, die Beschwerde blieb jetzt erfolglos.

Über eine ältere „Testa Rossa“-Marke desselben Inhabers aus dem Jahr 2013 hatte bereits der 29. Senat des Bundespatentgerichts entschieden, im Anschluss der Bundesgerichtshof. Den BGH-Beschluss und die dort entwickelten Maßstäbe haben wir in unserem Beitrag Marke bösgläubig angemeldet? Der BGH stellt hohe Anforderungen an die Löschung erläutert. Der neue Beschluss zeigt, was diese Maßstäbe bedeuten, wenn ein Antragsteller zusätzliche Indizien vorträgt.

Der rechtliche Rahmen in drei Sätzen

Maßgeblich ist die Absicht des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung. Sein Verhalten davor und danach kann aber als Indiz herangezogen werden. Bösgläubig ist eine Anmeldung nach der Rechtsprechung von EuGH und BGH, wenn sie nicht der lauteren Teilnahme am Wettbewerb dient, sondern Interessen Dritter in unredlicher Weise schaden soll oder ein Ausschließlichkeitsrecht zu markenfremden Zwecken verschafft. Für den Anmelder gilt dabei eine Vermutung der Gutgläubigkeit. Erst wenn der Antragsteller tragfähige Indizien belegt, muss der Inhaber die wirtschaftliche Logik seiner Anmeldung plausibel erklären.

Was Ferrari vorgetragen hat und warum es nicht gereicht hat

Ferrari hat sich nicht auf die Argumente aus dem Parallelverfahren beschränkt, sondern zusätzliche Umstände vorgetragen. Der Senat hat sie einzeln und in einer Gesamtschau geprüft.

Keine Benutzung, keine konkreten Pläne

Ferrari hielt die Anmeldung für eine Spekulationsmarke. Der Inhaber benutze keine seiner „Testa Rossa“-Marken, ein sinnvoller Lizenzmarkt existiere nicht. Der Senat sah das anders. Dass ein Anmelder noch keine konkreten Verwertungsschritte unternommen hat, spricht für sich genommen nicht gegen eine unternehmerische Logik. Dass der Inhaber seine Pläne zurückstellt, solange die Marke mit Widersprüchen und Löschungsanträgen angegriffen wird, hält das Gericht für wirtschaftlich nachvollziehbar. Ein Geschäftsmodell, das auf die Lizenzierung der Marke an Dritte setzt, kann einer Bösgläubigkeit entgegenstehen. Dass früher für Rennwagen bekannte Namen auf ganz anderen Waren erscheinen, etwa „Carrera“ auf Arbeitsschuhen oder Werkzeug, hält der Senat für eine am Markt praktizierte und damit plausible Geschäftsidee.

Besitzstand bei Brillen und T-Shirts: zu wenig Umsatz

Für Automobile und Teile davon hat der Senat einen schutzwürdigen Besitzstand von Ferrari unterstellt, ebenso die Kenntnis des Inhabers davon. Für Waren, die sich mit dem Verzeichnis der angegriffenen Marke überschneiden, scheiterte Ferrari aber am Nachweis. Belegt waren für Deutschland im Wesentlichen einzelne Sonnenbrillen: 13 Stück im Jahr 2012 nach der vorgelegten Umsatzübersicht, dazu Rechnungen über 15 Brillen 2013, vier 2014 und eine 2015. Zu T-Shirts fehlten Zahlen für den deutschen Markt. Ein schutzwürdiger Besitzstand setzt eine hinreichende Marktpräsenz im Inland voraus, belegt vor allem durch Umsätze, Werbeaufwand und Dauer der Benutzung. Waren im Online-Shop, die gar nicht unter „Testarossa“ verkauft werden, zählen nicht. Auch eine eigene Unionsmarke, die Ferrari im Februar 2017 angemeldet hatte, begründet keinen Besitzstand: Die Eintragung allein genügt nicht.

Vom Ruf profitieren ist noch nicht bösgläubig

Kern des Angriffs war der Vorwurf, der Inhaber wolle sich an den Mythos der Sportwagenmarke anhängen. Der Senat räumt ein, dass „Testarossa“ beim Publikum Assoziationen an Sportwagen und Qualität wecken kann, auch bei anderen Waren. Der Schutz bekannter Marken gegen die unlautere Ausnutzung ihres Rufs (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) ist aber ein relatives Schutzhindernis. Es gehört in das Widerspruchs- oder das Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte. Für die Bösgläubigkeit kann die Anmeldung eines mit einer bekannten Marke identischen Zeichens nur dann sprechen, wenn weitere Umstände hinzukommen. Als Beispiel nennt der Senat den Fall, dass über eine früher bekannte Marke ein ganzes Ersatzteilgeschäft monopolisiert werden soll (BPatG GRUR 2020, 1206 – Hassia). Anhaltspunkte, dass der Inhaber in einem Lizenzgeschäft gezielt auf Ferrari Bezug nehmen wollte, sah der Senat nicht.

Streit und Kritik in den Medien

Ferrari verwies auf die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten des Inhabers mit Autoherstellern und auf Interviews, in denen er die Lizenzpraxis der Branche kritisiert. Auch das trägt den Vorwurf nach dem Beschluss nicht. Ein Unternehmer darf seine Rechtsauffassung gerichtlich durchsetzen und öffentlich vertreten. Mehrere Verfahren hatten die Autohersteller selbst angestoßen, und der Inhaber hat sich teilweise durchgesetzt, etwa in der Entscheidung „Opel-Blitz II“ des BGH (GRUR 2010, 726). Die Frage, wann Modellautohersteller fremde Marken verwenden dürfen, bezeichnet der Senat als diskussionswürdig.

Die „Chronologie der Bösgläubigkeit“

Neu gegenüber dem Parallelverfahren war die Argumentation mit dem zeitlichen Ablauf. 2011 hatte der Inhaber bei Ferrari erfolglos eine Lizenz angefragt. Im Juni 2017 mahnte Ferrari sein Unternehmen wegen Spielzeugmodellen ab, im Juli 2017 erwirkte Ferrari eine einstweilige Verfügung. Wenige Wochen danach folgte die Anmeldung. Ferrari sah darin einen Revancheakt.

Der Senat ließ das nicht genügen. Die Lizenzanfrage lag knapp sechs Jahre zurück, und die damalige E-Mail des Inhabers sei weder inhaltlich noch im Ton bedrohlich gewesen. Feststellbar sei lediglich ein zeitlicher Zusammenhang von ein bis zwei Monaten mit Abmahnung und Verfügung. Die Beteiligten hätten aber schon seit Jahren gegeneinander prozessiert. Zudem habe der Inhaber die Marke bis heute weder gegen Ferrari noch, soweit ersichtlich, gegen andere eingesetzt. Ein Missbrauch der Registerposition lasse sich daraus nicht ableiten.

„Funktionswidrige“ Anmeldung

Ferrari hielt eine Behinderungsabsicht für entbehrlich, wenn eine Marke nicht entsprechend ihrer Funktion genutzt werden soll. Der Senat bleibt bei der Linie des BGH, dass eine Schädigungs- oder Behinderungsabsicht erforderlich ist. Er lässt die Frage aber ausdrücklich offen, weil Ferrari auch nach der eigenen Lesart verloren hätte: Wer eine Marke lizenzieren will, nutzt sie entsprechend ihrer Herkunftsfunktion. Das gilt auch, wenn die Lizenzpläne bei der Anmeldung noch vage sind.

Kosten, Rechtsbeschwerde, EuGH

Der Markeninhaber wollte erreichen, dass Ferrari die Kosten trägt. Auch damit scheiterte er. In Markenverfahren trägt grundsätzlich jeder Beteiligte seine Kosten selbst (§ 63 Abs. 1, § 71 Abs. 1 MarkenG). Ausnahmen setzen besondere Umstände voraus. Daran fehlte es, weil der Nichtigkeitsantrag nicht von vornherein offensichtlich unbegründet war.

Die Rechtsbeschwerde zum BGH hat der Senat nicht zugelassen, weil der BGH alle grundsätzlichen Fragen im Parallelverfahren geklärt habe. Eine Vorlage an den EuGH hielt er ebenfalls nicht für geboten.

Einordnung für die Praxis

Für Inhaber bekannter Marken: Der Beschluss bestätigt, dass der Bösgläubigkeitseinwand kein Ersatz für den Schutz der bekannten Marke ist. Wer sich gegen die Ausnutzung seines Rufs wehren will, sollte die dafür vorgesehenen Wege nutzen:

• Widerspruch innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung (§ 42 Abs. 1 MarkenG), gestützt auch auf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
• Nach Ablauf der Widerspruchsfrist der Antrag auf Nichtigerklärung wegen älterer Rechte (§ 51 MarkenG), seit Mai 2020 auch beim DPMA.
• Eine laufende Markenüberwachung, damit Anmeldungen rechtzeitig auffallen.
• Eine lückenlose Dokumentation der eigenen Benutzung, getrennt nach Ländern und Warengruppen. Wer sich auf einen Besitzstand beruft, muss Umsätze, Werbeaufwand und Marktpräsenz im Inland belegen können. Einzelne Verkäufe reichen nicht.
• Bei Verdacht auf Bösgläubigkeit eine frühe Sammlung objektiver Indizien: Korrespondenz, Anmeldeverhalten, Verwendung der Marke gegen Dritte. Das Gericht prüft die Umstände zum Zeitpunkt der Anmeldung.

Für Anmelder: Die Vermutung der Gutgläubigkeit ist ein starkes Argument, aber kein Freibrief. Wer ein Zeichen anmeldet, das ein anderer bekannt gemacht hat, sollte die wirtschaftliche Logik seiner Anmeldung erklären und belegen können, etwa mit einem Lizenz- oder Produktkonzept. Anmeldungen unmittelbar im Zusammenhang mit einem laufenden Konflikt erhöhen das Risiko, dass ein Gericht sie anders bewertet. Und auch eine eingetragene Marke schützt nicht vor Widersprüchen oder Ansprüchen aus einer älteren bekannten Marke. Wer eine Marke fünf Jahre nach der Eintragung nicht ernsthaft benutzt, riskiert zudem den Verfall (§ 49 Abs. 1 MarkenG). Ob laufende Verfahren als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt werden, ist eine eigene Frage, zu der sich der Beschluss nicht äußert.

Der Beschluss ist eine Einzelfallentscheidung. Er zeigt aber deutlich, wie hoch die Hürden seit dem BGH-Beschluss liegen: Selbst eine Vielzahl von Indizien, die einzeln plausibel klingen, ergibt in der Gesamtschau nicht zwingend eine Behinderungsabsicht.

Rechtliche Unterstützung

Wir beraten Unternehmen und Gründer bei der Anmeldung und Verteidigung von Marken und vertreten sie in Widerspruchs-, Nichtigkeits- und Verfallsverfahren vor dem DPMA und dem EUIPO. Wenn eine Marke angemeldet wurde, die Ihr Kennzeichen ausnutzt, oder wenn Ihre eigene Marke angegriffen wird, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Die Ersteinschätzung ist kostenlos. Einen Überblick über unsere Leistungen finden Sie auf der Seite Rechtsanwalt Markenrecht, zum Hören gibt es unsere Podcastfolge Bösgläubige Markenanmeldung.

Quellen: BPatG, Beschluss vom 11. August 2026, 30 W (pat) 48/21 (ECLI:DE:BPatG:2026:110826B30Wpat48.21.0); BGH, Beschluss vom 11. September 2025, I ZB 6/25, GRUR 2025, 1686 – Testa Rossa; EuGH, Urteil vom 19. Juni 2025, C-17/24, GRUR 2025, 1168 – CeramTec; EuGH, Urteil vom 29. Januar 2020, C-371/18, GRUR 2020, 288 – Sky; § 8 Abs. 2 Nr. 14, §§ 9, 42, 49, 50, 51 MarkenG. Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.

Häufige Fragen

Ist es bösgläubig, eine fremde bekannte Bezeichnung als Marke anzumelden? Nicht automatisch. Die Bekanntheit der älteren Bezeichnung und der Wunsch, von ihrem Ruf zu profitieren, begründen nach dem Beschluss allein noch keine Bösgläubigkeit. Hinzukommen müssen Umstände, die auf eine Schädigungs- oder Behinderungsabsicht schließen lassen.

Wer muss die Bösgläubigkeit beweisen? Derjenige, der die Löschung beantragt. Er muss schlüssige und übereinstimmende Indizien belegen. Erst dann muss der Markeninhaber erklären, welche Ziele er mit der Anmeldung verfolgt hat.

Reicht es, wenn die Anmeldung kurz nach einer Abmahnung erfolgt? Nach dem Beschluss nicht, jedenfalls nicht für sich allein. Der Senat sah einen zeitlichen Abstand von ein bis zwei Monaten nicht als ausreichend an, weil die Beteiligten schon seit Jahren stritten und die Marke nicht gegen den Antragsteller eingesetzt wurde.

Was kann der Inhaber einer bekannten Marke stattdessen tun? Er kann innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch einlegen und sich dabei auf den erweiterten Schutz bekannter Marken stützen. Später bleibt der Antrag auf Nichtigerklärung wegen älterer Rechte.

Ist der Beschluss rechtskräftig? Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen. Ob eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eingelegt wurde, ist uns nicht bekannt.